Impression c. Lexmark* – Épuisement des droits de brevet aux États-Unis

2 juin 2017 | Tai Nahm

Dans une décision très attendue abordant la doctrine de l’épuisement des droits de brevet aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis infirme la décision de la Cour de circuit fédérale des États-Unis et statue que le titulaire de brevet, lorsqu’il vend un produit breveté, épuise tous ses droits de brevet sur ce produit, peu importe les restrictions postérieures à la vente qu’il prétend imposer en vertu de ses droits de brevet, et peu importe s’il procède à la vente aux États-Unis ou à l’étranger. Toutefois, la Cour suprême précise également que le titulaire de brevet qui négocie un contrat limitant le droit de l’acheteur d’utiliser ou de revendre le produit après la vente peut opposer les restrictions à l’acheteur en vertu du droit contractuel.

La cause porte sur des cartouches d’encre de Lexmark destinées à ses imprimantes et sur la pratique d’entreprises de remise à neuf qui acquièrent des cartouches Lexmark vides, les remplissent et les revendent sur le marché américain. Lexmark a poursuivi un certain nombre d’entreprises de remise à neuf, dont Impression, pour contrefaçon de brevet à l’égard de leurs activités exercées aux États-Unis, utilisant des cartouches Lexmark vides acquises auprès d’acheteurs aux États-Unis et à l’étranger. Lexmark structure ses ventes de façon à inciter les clients à retourner leurs cartouches vides dans le cadre de son « programme de retour » en échange d’une réduction. Le client qui achète une cartouche dans le cadre de ce programme s’engage par contrat à ne l’utiliser qu’une fois et à remettre la cartouche vide à Lexmark, exclusivement. En outre, Lexmark installe une micropuce sur chaque cartouche visée par le programme de retour, une mesure technologique destinée à en empêcher la réutilisation. Toutefois, les entreprises de remise à neuf ont réussi à mettre cette mesure en échec.

Lexmark a soutenu que, comme elle avait expressément interdit la réutilisation de ses cartouches d’encre visées par le programme de retour, Impression et les autres entreprises de remise à neuf enfreignaient son brevet en les remettant à neuf, en les remplissant et en les revendant aux États-Unis.

Impression a répliqué que Lexmark avait épuisé ses droits de brevet lors de la vente initiale des cartouches d’encre, aux États-Unis ou à l’étranger, contre paiement, et qu’Impression pouvait librement les remplir et les revendre, ainsi que les importer de l’étranger.

S’exprimant au nom d’une majorité de sept juges de la Cour suprême, auxquels un huitième s’est joint en partie, le juge en chef Roberts a fait connaître la décision de la Cour, selon laquelle le titulaire de brevet qui vend l’un de ses produits ne peut plus le contrôler en vertu des lois sur les brevets. Plus précisément, la Cour conclut que Lexmark a épuisé ses droits de brevet sur les cartouches visées par le programme de retour qu’elle a vendues aux États-Unis au moment même de la vente. Néanmoins, la Cour précise également que la restriction relative à l’utilisation unique et à l’interdiction de revente stipulée dans les contrats liant Lexmark à ses clients est exécutoire en vertu du droit contractuel.

Selon le juge Roberts, la Cour de circuit fédérale d’instance inférieure a tranché en faveur de Lexmark parce qu’elle est « partie du mauvais pied », déclarant que la doctrine de l’épuisement doit être comprise comme une interprétation des lois sur la contrefaçon, ce qui entraîne un faux pas dans la logique que le titulaire de brevet n’est pas tenu de transmettre la totalité des droits de brevet chaque fois. Le juge Roberts déclare plutôt que « [Traduction] la vente [d’un produit breveté] transfère les droits d’utilisation, de vente et d’importation, qui sont inhérents à la propriété, et l’acheteur est libre de toute poursuite pour contrefaçon, puisqu’il ne subsiste aucun droit d’exclusion à faire valoir ».

Le juge Roberts fait remarquer que le titulaire de brevet qui octroie une licence d’exploitation de brevet peut tout de même conserver le droit de poursuivre les détenteurs de licence pour contrefaçon de brevet en cas de violation des restrictions découlant de la licence de brevet. Toutefois, les droits du titulaire de brevet à l’égard des détenteurs de licence ne vont pas jusqu’à lui permettre d’imposer aux acheteurs des restrictions postérieures à la vente qui sont exécutoires en vertu des lois sur les brevets. Le juge Roberts conclut comme suit :

[Traduction]

En somme, l’épuisement des droits de brevet est uniforme et automatique. Lorsque le titulaire de brevet décide de vendre, que ce soit par lui-même ou par l’entremise d’un détenteur de licence, cette vente épuise ses droits de brevet, peu importe les restrictions postérieures à la vente qu’il prétend imposer, directement ou au moyen d’une licence.

Au chapitre de l’importation de cartouches d’imprimante de l’étranger, le juge Roberts fait un parallèle entre les lois internationales sur le droit d’auteur et sur les brevets et conclut que les ventes à l’étranger d’un produit breveté par le titulaire de brevet épuisent également ses droits de brevet parce qu’il a décidé de céder le titre de propriété d’un article contre paiement :

[Traduction]

L’épuisement ne survient pas en raison des attentes des parties relativement au transfert des droits de brevet à la vente. Dans le cas des brevets, l’enjeu va au-delà des simples relations entre les parties, qui peuvent être réglées en vertu du droit contractuel. L’épuisement survient plutôt parce que, dans le cas d’une vente, le titulaire de brevet décide de céder le titre de propriété d’un article contre paiement. Le fait de permettre que les droits de brevet se fixent comme des parasites à l’article à mesure qu’il circule sur le marché violerait le principe interdisant les restrictions d’aliénabilité. L’épuisement ne dépend pas du fait que le titulaire de brevet reçoit ou non une prime pour la vente aux États-Unis ni du type de droits que les acheteurs s’attendent à recevoir. Par conséquent, les restrictions et le lieu ne sont pas pertinents; ce qui importe, c’est la décision du titulaire de brevet d’effectuer une vente.

En conséquence de cette décision de la Cour suprême, le propriétaire d’un brevet américain risque de subir une limitation de ses possibilités de contrôle des produits brevetés après leur vente par le titulaire de brevet aux États-Unis et d’être empêché d’importer aux États-Unis des produits vendus par le titulaire de brevet à l’étranger.

Toutefois, comme la Cour suprême précise que le titulaire de brevet et l’acheteur d’un produit breveté peuvent conclure un contrat comportant des restrictions postérieures à la vente, il semblerait qu’un tel contrat pourrait être pris en considération pour le marché américain, le cas échéant, au lieu de rechercher l’exécution en vertu des droits de brevet.

Bien que les lois et la jurisprudence canadiennes ne comportent pas de doctrine directement analogue à celle des États-Unis, la Cour d’appel fédérale du Canada a qualifié de conforme à une jurisprudence constante une licence implicite accordée à un acheteur :

[Traduction]

Selon une jurisprudence constante, celui qui achète un article breveté au titulaire de brevet acquiert en même temps une licence implicite d’utilisation de l’article et le droit de le vendre ainsi que le même « droit d’utilisation » à une autre personne. [Signalisation de Montréal inc. c. Services de Béton Universels ltée [1992] F.C.J. no 1151.]

À l’encontre de la politique publique exprimée dans les lois fédérales sur la concurrence, les droits du titulaire de brevet après la vente d’un produit breveté au Canada sont aussi limités, mais pas d’une manière directement analogue à la doctrine de l’épuisement qui prévaut aux États-Unis. Par conséquent, il est fortement recommandé aux entreprises qui cherchent à imposer des restrictions postérieures à la vente sur des produits brevetés au Canada d’obtenir préalablement un avis juridique.

*Impression Products, Inc. v. Lexmark International,15  S.Ct. 1189 (2017). Plaidoirie : 21 mars 2017; décision : 30 mai 2017.

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