Les modifications tant attendues à la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et au Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») découlant de la Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada sont entrées en vigueur le 1er avril 2025. Ces modifications auront des répercussions importantes sur le respect des marques de commerce, sur les procédures qui y sont associées lorsque des marques officielles sont utilisées comme obstacles et sur les procédures d’opposition.

Ces modifications prévoient à la fois de nouvelles exigences à l’égard du respect des marques de commerce ainsi que de nouvelles procédures d’objection aux demandes de marque de commerce sur la base de marques officielles en vertu de l’article 9. Elles octroient également au registraire des marques de commerce (le « registraire ») de nouveaux pouvoirs lui permettant d’adjuger des frais, de rendre des ordonnances de confidentialité et de gérer l’instance ainsi que d’intenter des procédures en vertu de l’article 45 (preuve d’emploi).

La Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada a été lancée en 2018 pour répondre aux préoccupations des parties prenantes et combler les lacunes du cadre législatif concernant chacun de ces points. Les modifications ont pour but de souligner l’importance d’employer les marques pour maintenir la validité des droits au Canada, de permettre une gestion plus efficace des objections soulevées sur la base des marques officielles, d’assurer une résolution plus efficace et plus rentable des procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») et de prévenir les pratiques abusives.

À des fins d’orientation, le Bureau du registraire des marques de commerce a publié un énoncé de pratique concernant les demandes d’objection aux demandes de marque de commerce sur la base de marques officielles en vertu de l’article 9 et les prolongations des délais qui y sont associées. De plus, la COMC a publié trois énoncés de pratique relatifs aux changements concernant les procédures d’opposition découlant des modifications. Ces énoncés de pratique sont également entrés en vigueur le 1er avril 2025.

Les principales modifications sont résumées ci-dessous.

Respect des droits de marque de commerce

Dans les processus d’application engagés au cours des trois premières années qui suivent l’enregistrement, les propriétaires de marques de commerce devront démontrer que leur marque enregistrée a été employée au Canada (ou alors que des circonstances particulières excusent leur non-emploi). L’objectif de cette mesure est de souligner que les droits de marque reposent sur l’emploi de la marque, tout en limitant les recours des propriétaires de marques pour atteinte aux droits afférents à des marques non employées.

Article 9 relatif aux marques officielles

Les marques officielles sont un type de marque unique au Canada; elles offrent une protection spécifique aux marques de commerce employées par les autorités publiques. Réservées aux institutions publiques hors du secteur commercial, les marques officielles bénéficient d’une protection élargie et d’une durée illimitée sans obligation de renouvellement, contrairement aux marques ordinaires.

Jusqu’à récemment, toute personne qui souhaitait employer ou enregistrer une marque ressemblant à une marque officielle devait obtenir le consentement de son propriétaire, qui n’avait aucune obligation d’y consentir. En cas de refus, la seule autre option consistait à déposer une requête auprès de la Cour fédérale.

Les modifications visent à créer un mécanisme simple et efficace permettant au registraire, de sa propre initiative ou sur demande et à la réception du paiement du droit prescrit, de donner un avis public que l’interdiction concernant l’adoption ou l’utilisation d’une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où le propriétaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Cette mesure permettra d’accélérer le traitement des demandes d’enregistrement d’une marque qui font l’objet d’une objection fondée sur des marques officielles et d’éviter des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada concernant cette objection.

Adjudication des frais

Contrairement à de nombreux autres territoires de compétence, l’adjudication des frais n’était pas prévue dans les procédures de la COMC. Les modifications permettent d’adjuger les frais de manière à décourager et à empêcher les parties d’adopter des comportements indésirables tout en les incitant à faire avancer les procédures de manière efficace. La COMC peut adjuger des frais contre une partie lorsque les circonstances particulières s’appliquent (comme décrit ci-dessous), peu importe si la partie a gain de cause ou non dans le cadre de la procédure. Les frais ne seront accordés que dans des cas exceptionnels et non à des fins de récompense de toute partie ayant obtenu gain de cause. Le registraire ne peut adjuger des frais que sur demande d’une partie et non de sa propre initiative.

Dans le cas d’une procédure d’opposition, le registraire peut accorder des frais lorsqu’une décision est rendue et :

  1. si la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services;
  2. si une demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour et que les frais sont adjugés à l’égard de la demande divisionnaire;
  3. si une partie qui a produit une demande d’audience retire sa demande moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience; ou
  4. si une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans une procédure.

Dans le cas d’une procédure en vertu de l’article 45, le registraire n’adjugera les frais que lorsqu’une décision est rendue et si une partie ayant produite une demande d’audience retire sa demande moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience ou encore si une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure.

Les modifications apportées au Règlement fixent les montants des frais en fonction des droits pour amorcer une procédure, au moment de l’ordonnance du registraire, comme suit :

  • dans le cas où la demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par la partie est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services, un montant qui est dix fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition;
  • dans le cas où la partie produit une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour et que les frais sont adjugés à l’égard de la demande divisionnaire, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition;
  • dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition, d’une déclaration d’opposition ou pour la production d’une demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi;
  • dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses, un montant qui est cinq fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition, d’une déclaration d’opposition ou pour la production d’une demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi.

Ordonnances de confidentialité

Les modifications permettent à la COMC de rendre des ordonnances de confidentialité concernant des renseignements confidentiels déposés en preuve dans une procédure et de définir la manière peut demander au registraire de garder confidentiels en tout ou en partie des éléments de preuve. Les modifications au Règlement précisent qu’une demande relative à une ordonnance de confidentialité doit contenir les éléments suivants :

  • une description des éléments de preuve que la partie souhaite garder confidentiels;
  • une déclaration selon laquelle les éléments de preuve en question n’ont pas été rendus publics;
  • les motifs pour lesquels les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels;
  • une indication précisant si l’autre partie consent à la demande;
  • tout autre renseignement qui est nécessaire au registraire pour prendre une décision à l’égard de la demande.

Les modifications au Règlement exigent également qu’en décidant de rendre ou non une ordonnance de confidentialité, le registraire doit tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires. Selon l’énoncé de pratique, les ordonnances de confidentialité sont jugées exceptionnelles par le registraire, car elles s’éloignent considérablement du principe de la publicité des débats judiciaires. Dans la majorité des cas, une rédaction ciblée ou une description globale des éléments de preuve sont jugées suffisantes.

Les modifications au Règlement spécifient également qu’à tout moment au cours d’une procédure où le registraire a rendu une ordonnance de confidentialité, celui-ci peut modifier l’ordonnance s’il l’estime approprié dans les circonstances ou l’annuler s’il n’est plus convaincu que l’élément de preuve devrait être gardé confidentiel.

Gestion de l’instance

Les modifications énoncent la manière dont le registraire exercera la gestion de l’instance dans les procédures devant la COMC.

Premièrement, le Règlement prévoit que le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, donner toute directive ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure.

Deuxièmement, dans les cas où une procédure exige une orientation renforcée et continue, le registraire peut la désigner comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance.

Au moment de décider si une procédure doit être désignée comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications au Règlement prévoient que le registraire devra tenir compte des circonstances de l’espèce, y compris :

  • le niveau d’intervention susceptible d’être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente;
  • la nature et l’étendue de la preuve;
  • la complexité de la procédure;
  • le fait que les parties sont représentées ou non;
  • le nombre de dossiers connexes;
  • le fait qu’un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure.

En ce qui concerne une procédure désignée comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications au Règlement permettent au registraire de fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard de cette procédure, sans égard aux modalités prévues dans les dispositions de la Loi ou du Règlement. Ces modifications permettent notamment au registraire de regrouper des affaires, ce qui permettra de gagner en efficacité tout au long de la procédure.

Conclusion

Les modifications législatives entrées en vigueur au Canada viennent appuyer les démarches de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada visant à optimiser l’efficacité et la rentabilité des procédures en matière de marques de commerce devant la COMC. Les propriétaires de marques doivent se tenir informés de ces nouvelles dispositions afin de réduire au minimum les risques et de tirer pleinement parti des gains d’efficacité que ces nouvelles règles procédurales apportent. L’exigence d’emploi de la marque dans les trois années qui suivent l’enregistrement demeure une condition que les propriétaires doivent garder à l’esprit pour maintenir la validité de leurs droits de marque.

Si vous avez des questions sur les répercussions que ces modifications pourraient avoir sur vos activités ou sur votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe Technologies, propriété intellectuelle et protection de la vie privée de Miller Thomson.