En date du 1er janvier 2024, l’OPIC a adopté de nouvelles normes de service pour l’examen des demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada. Ces nouvelles normes de service visent à réduire considérablement les délais d’examen des demandes et à améliorer la prévisibilité pour les requérants.
Avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes de service, les requérants devaient attendre jusqu’à 60 mois (ou 5 ans) entre le dépôt de leur demande d’enregistrement et l’examen de celle-ci en raison d’un retard considérable dans l’examen des demandes déposées.
Selon les nouvelles normes de service, l’OPIC est tenu d’envoyer une première action (comme un premier rapport émis par un examinateur) dans les 18 mois suivant la date de dépôt d’une demande déposée au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services, et dans un délai de 28 mois à compter de la date de dépôt d’une demande non déposée au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services.
De plus, l’OPIC enverra une première action dans les 12 mois suivant la réception d’une demande d’avis public d’une marque interdite (y compris une marque officielle) déposée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce du Canada. Les marques interdites comprennent les marques de commerce adoptées et utilisées par des entités gouvernementales et d’autres organismes publics.
Selon les nouvelles normes de service, les requérants canadiens sont invités à déposer leurs demandes d’enregistrement de marques de commerce au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services figurant dans le Manuel des produits et des services de l’OPIC (le « Manuel ») afin de raccourcir de 10 mois maximum le processus d’enregistrement d’une marque de commerce par rapport au délai de traitement d’une demande non déposée au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services. Il est important de noter qu’il n’est pas prudent de déposer des demandes d’enregistrement de marques de commerce au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services dans tous les cas, étant donné que la portée de cette liste est limitée et qu’elle ne comprend pas de listes appropriées de tous les produits et services pouvant être offerts par une entreprise ou une organisation. Cependant, il est possible de déposer une demande auprès de l’OPIC visant à ajouter des descriptions de produits et de services à la liste préapprouvée du Manuel. L’OPIC donne généralement suite à la demande dans un délai de trois à cinq semaines. Cette option peut s’avérer particulièrement utile lorsqu’un requérant inclut les mêmes produits ou services dans plusieurs demandes et qu’il souhaite réduire le délai d’examen en utilisant uniquement la liste préapprouvée des produits et des services du Manuel.
Les nouvelles normes de service en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sont résumées ci‑dessous :
- Demande d’avis public pour un insigne, un écusson, un emblème, une marque ou des armoiries :
- L’OPIC enverra une première action (avis public de la marque interdite dans le Journal des marques de commerce ou premier rapport) dans les 12 mois suivant la réception d’une demande conforme accompagnée du paiement du droit prescrit.
- Demande d’enregistrement d’une marque de commerce – En ligne :
- L’OPIC enverra une première action (approbation ou premier rapport) dans les 18 mois suivant la date de dépôt d’une demande électronique nationale déposée au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services et qui est accompagnée du paiement du droit prescrit.
- L’OPIC enverra une première action (approbation ou premier rapport) dans les 28 mois suivant la date de dépôt d’une demande électronique nationale qui n’est pas déposée au moyen de la liste préapprouvée des produits et des services et qui est accompagnée du paiement du droit prescrit.
- Demande pour étendre l’état déclaratif des produits ou services d’une marque de commerce déposée :
- L’OPIC enverra une première action (approbation ou premier rapport) dans les 28 mois suivant la date de dépôt d’une demande sur support papier qui est accompagnée du paiement du droit prescrit.
Il est important de noter qu’en cas de non-respect d’une norme de service, l’OPIC est tenu de remettre une partie du droit payé par le requérant (appelée remise), pourvu que les autres conditions de la remise soient remplies. Le montant de la remise dépend de la mesure dans laquelle la norme de service n’a pas été respectée. Par exemple, si le degré de non-respect de la norme de service correspond à 50 % ou moins, la remise sera de 25 % du droit payé. Si le degré de non-respect de la norme de service correspond à plus de 50 %, l’OPIC remettra 50 % du droit payé.
Les nouvelles normes de service s’appliquent uniquement aux demandes d’enregistrement de marques de commerce déposées à partir du 1er janvier 2024, ce qui signifie que l’envoi des premières actions applicables aux demandes déposées avant le 1er janvier 2024 pourrait encore être grandement retardé.
En plus des nouvelles normes de service exposées ci-dessus, les requérants canadiens ayant déposé une demande d’enregistrement de marque de commerce ont le droit de demander l’accélération de l’examen de leur demande dans les cas suivants :
- (i) Une action en justice est attendue ou en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d’enregistrement;
- (ii) Le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d’enregistrement;
- (iii) Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin d’empêcher que ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne; ou
- (iv) Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin de préserver sa revendication de priorité dans un délai défini et à la suite d’une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle étranger.
Si la demande d’accélération de l’examen est approuvée, l’OPIC examinera la demande dès que possible (c.-à-d., dans un délai de quelques jours à quelques semaines, par rapport à un délai de quelques mois à quelques années).
Si L’OPIC respecte les nouvelles normes de service, ce changement sera agréablement accueilli par les requérants qui déposent une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada.
Si vous avez des questions sur le processus de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada, ou avez besoin d’aide relativement au dépôt d’une demande ou à une poursuite au Canada, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe Propriété intellectuelle de Miller Thomson.
